Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne soulève un certain nombre de questions concernant l’impact sur les droits de PI existants et futurs.
La fin de la phase transitoire du Brexit, réglementée par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’Union européenne le 31 décembre 2020, approche.
On peut se demander si un accord commercial entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (RU) sera conclu et ratifié dans tous les États participants d’ici là.
Il est donc conseillé de se préparer aux éventuelles implications du Brexit en matière de droit des brevets, des marques et des dessins et modèles – malgré un accord de sortie effectif – qui est toujours en place.
Nous résumerons ci-dessous les aspects les plus importants que vous devez considérer du point du droit des brevets, des marques et des dessins et modèles à partir du 1er janvier 2021.
Brevets
La Convention sur le brevet européen (CBE) n’est pas un accord de l’Union européenne, mais un traité international dont sont également membres, par exemple, la Suisse, la Norvège et la Turquie. La Convention sur le brevet européen (CBE) n’est donc pas concernée par le Brexit. Par conséquent, les brevets européens (avec validation britannique) continuent d’être délivrés par l’Office Européen des Brevets et sont effectifs au Royaume-Uni.
Il est peu probable que le brevet unique demandé par l’UE s’applique également au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a retiré la ratification qu’il avait déjà soumise.
Marques de commerce
Marques déposées de l’UE
Bien que toutes les marques communautaires déjà enregistrées perdent leur validité au Royaume-Uni le 31 décembre 2020, l’accord de retrait prévoit le maintien automatique de la protection des marques communautaires enregistrées en tant que marques nationales au Royaume-Uni sans que le propriétaire n’ait à présenter de demande correspondante. À partir de 2021, le titulaire d’une marque communautaire enregistrée obtient une protection au Royaume-Uni pour une marque identique et des produits et services identiques sans réexamen et sans avoir à payer à nouveau les taxes de dépôt, c’est-à-dire automatiquement, tout en conservant la priorité de la marque communautaire ou l’ancienneté au Royaume-Uni.
L’UKIPO (UK Patent and Trade Mark Office) ne délivrera pas de certificat d’enregistrement, mais les données pourront être consultées dans le registre de l’Office. Pendant les trois premières années suivant la fin de la période transitoire, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023, le titulaire de la marque n’aura pas non plus besoin d’avoir une adresse de correspondance au Royaume-Uni. Le numéro d’enregistrement attribué sera constitué des 8 derniers chiffres de la marque communautaire précédés de UK009. Exemple : la marque de l’UE portant le numéro d’enregistrement 018765432 deviendra alors UK00918765432.
Le premier renouvellement de la marque nationale au Royaume-Uni sera dû en même temps que le renouvellement de la marque communautaire correspondante. Par conséquent, les marques de l’UE qui ont déjà expiré le 31 décembre 2020, pour lesquelles le délai de grâce de six mois pour le renouvellement ne prend pas fin avant 2021, pourront être renouvelées en payant la taxe de renouvellement et la taxe de retard à l’EUIPO, avec pour conséquence que le renouvellement s’applique également à la marque nationale britannique scindée.
Le renouvellement anticipé (avant le 31 décembre 2021) d’une marque communautaire à l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dont la protection n’expirera pas avant le premier semestre 2021, n’est pas considéré comme une extension de la marque nationale britannique qui sera automatiquement créée le 1er janvier 2021.
Ainsi, si vous renouvelez votre marque européenne entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, mais que la date d’expiration réelle est postérieure au 31 décembre 2020, le paiement anticipé ne fera que renouveler la marque européenne, mais n’affectera pas la nouvelle loi britannique correspondante ! La “nouvelle” marque britannique doit être renouvelée séparément pour bénéficier d’une protection au Royaume-Uni pendant 10 années supplémentaires.
Si les titulaires d’une marque communautaire n’ont aucun intérêt à maintenir la protection de leur marque au Royaume-Uni, ils peuvent retirer la protection en tant que marque nationale auprès de l’UKIPO à partir du 1er janvier 2021 (“opt-out”). Une demande correspondante est nécessaire à cet effet. Les formulaires correspondants seront mis à disposition par l’Office britannique des marques à partir du 1er janvier 2021.
Marques de l’UE demandées
Pour une demande de marque européenne en instance, c’est-à-dire une marque européenne qui est encore en phase d’examen de la demande ou en procédure d’opposition ou pour laquelle le délai d’opposition n’a pas encore expiré – c’est-à-dire une marque européenne qui n’est pas enregistrée avant le 31 décembre 2020, la même marque peut être demandée à l’enregistrement au Royaume-Uni pour des produits et services identiques dans un délai de 9 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2021, tout en conservant la date de dépôt ou la priorité de la marque européenne. La demande sera traitée comme une demande nationale et les taxes normales de demande pour les marques nationales britanniques devront être payées.
Enregistrements internationaux de marques (marques IR) avec protection de l’UE
Pour les marques IR désignant l’UE, une marque nationale britannique correspondant à la protection de la marque IR sera automatiquement enregistrée dans le registre britannique, à condition que la marque IR ait obtenu une protection dans l’UE avant la fin de la période transitoire, le 31 décembre 2020. Le numéro d’enregistrement attribué sera constitué des 8 derniers chiffres de la marque IR précédés du numéro de code UK008. Exemple : la marque IR portant le numéro d’enregistrement 065432187 sera alors UK00865432187.
Si la marque IR n’a pas été accordée ou refusée à la protection dans l’UE avant la fin de la période de transition, le titulaire peut déposer une demande nationale au Royaume-Uni, en conservant la date de dépôt de la marque IR, dans les 9 mois suivant la fin de la période de transition. Le titulaire pourrait également demander une extension rétrospective de la marque IR au Royaume-Uni, cette extension rétrospective n’étant valable qu’au moment du dépôt de la demande et n’ayant aucun effet rétroactif sur la date de dépôt initiale de la marque IR.
Preuve d’usage
Aucun nouveau délai de grâce de 5 ans pour l’utilisation des nouvelles marques britanniques ne sera instauré. Toutefois, si l’utilisation réelle doit être prouvée pour la nouvelle marque britannique et que la période concernée comprend une période antérieure au 1er janvier 2021, toute utilisation dans l’ensemble de l’UE jusqu’au 31 décembre 2020 inclus sera prise en compte.
Dessins et modèles industriels
Dessins ou modèles communautaires non enregistrés
À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni introduira son propre dessin ou modèle non enregistré sur le modèle du dessin ou modèle communautaire non enregistré, appelé “Supplementary Unregistered Design right (SUD)”. Les dessins ou modèles communautaires non enregistrés qui ont été divulgués dans l’UE ou au Royaume-Uni avant cette date continueront à être protégés en tant que “Continuing Unregistered Design right (CUD)” jusqu’à l’expiration de la durée de protection de trois ans.
Dessins ou modèles communautaires enregistrés
Les demandes de dessins ou modèles communautaires encore en instance au 1er janvier 2021, c’est-à-dire qui n’ont pas encore été enregistrées et publiées, ne seront pas automatiquement protégées en tant que dessins ou modèles réenregistrés. Il existe une période transitoire de 9 mois pour ces dessins ou modèles, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2021, date à laquelle un dessin ou modèle national identique pourra être demandé tout en conservant la date de demande initiale. Lors du dépôt de la demande, la date de revendication de la demande de dessin ou modèle communautaire doit être indiquée. Le système de redevance national s’applique et la demande sera examinée selon le droit britannique.
Dessins et modèles internationaux désignant l’UE
Les enregistrements internationaux de dessins ou modèles en vertu de l’arrangement de La Haye (dessin ou modèle IR) désignant l’UE comme territoire de protection sont soumis essentiellement aux mêmes règles que les dessins ou modèles communautaires. Pour tous les dessins ou modèles IR protégés dans l’UE, un droit de propriété correspondant, appelé dessin ou modèle international réenregistré, sera automatiquement et gratuitement créé au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.
Pour les dessins ou modèles internationaux désignant l’UE qui sont encore en instance au 1er janvier 2021, c’est-à-dire pour lesquels l’OMPI n’a pas encore accordé de protection, un dessin ou modèle national peut également être déposé jusqu’au 30 septembre 2021, tout en conservant la date de dépôt initiale et, le cas échéant, la priorité revendiquée à l’origine. Les autres règlements s’appliquent également en conséquence.
Conclusion
Il est nécessaire d’agir pour les demandeurs dont les marques ou les dessins et modèles ne sont pas encore définitivement protégés dans l’UE au 31 décembre 2020. En effet, ces demandeurs doivent décider avant le 30 septembre 2021 s’ils souhaitent demander un droit de propriété national correspondant tout en conservant la priorité au Royaume-Uni.
En outre, les marques de l’UE qui ont déjà expiré le 31 décembre 2020, pour lesquelles le délai de grâce de six mois pour le renouvellement ne prend pas fin avant 2021, peuvent être renouvelées en payant la taxe de renouvellement et la surtaxe de retard à l’EUIPO, ce qui a pour conséquence que le renouvellement s’applique également à la marque nationale britannique scindée. Cela signifie que les coûts peuvent être considérablement réduits, car aucun renouvellement séparé n’est requis au Royaume-Uni.
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